做好實用新型專利檢索報告工作促進實用新型專利保護
國家智財權局專利審查協作中心張長興
一、引言
根據我國專利法的規定，實用新型專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的，由***專利行政部門（即國家智財權局）做出授予實用新型專利權的決定。即，對實用新型專利申請僅依據專利法實施細則第四十四條第一款第（二）項的規定內容進行初步審查，而對實用新型專利申請是否具有專利法第二十二條規定的新穎性、創造性和實用性不進行審查。這種審查方式的必然結果是：
某些被授於專利權的實用新型專利實際上並不符合專利法第二十二條關於新穎性、創造性和實用性的規定，即不具備授予專利權的條件。
由於實用新型專利權的這種不確定性，導致在實用新型專利侵權糾紛中大多首先要對實用新型專利進行所謂的「確權」判定。
以往的途徑通常是首先由被告——被訴侵權人在訴訟答辯期內向專利複審委員會請求宣告提起侵權訴訟的實用新型專利無效，同時請求人民法院中止專利侵權訴訟，然後訴訟雙方當事人以及人民法院共同等待專利複審委員會做出該實用新型專利是否有效的決定。如果該實用新型專利被宣告無效，則人民法院無須再作侵權審判。如果該實用新型專利維持有效，則再由人民法院做出侵權判決。
這一途徑通常是漫長的，勢必會給訴訟雙方中有利當事人一方造成經濟利益損失。即，對於有效專利來說，由於侵權訴訟的中止，專利權人不能及時獲得賠償。對於無效專利來說，由於被告被迫參與專利侵權訴訟以及提出無效請求，須付出一定的精力和費用。
為了提高實用新型專利的權利確定性，以有利於實用新型專利的保護，在不改變實用新型專利申請審查方式的前提下，於2023年7月1日開始實施的第二次修改的《中華人民共和國專利法》第五十七條第二款規定了專利侵權糾紛「涉及實用新型專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人出具由***專利行政部門作出的檢索報告」；《中華人民共和國專利法實施細則》第五十五條第一款規定了「授予實用新型專利權的決定公告後，實用新型專利權人可以請求***專利行政部門作出實用新型專利檢索報告」。為適應新修改的專利法及其實施細則，2023年6月19日最高人民法院審判委員會第1180次會議通過的《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》的第八條規定了「提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告，應當在起訴時出具***專利行政部門作出的檢索報告」，第九條規定了「人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期內請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：（一）原告出具的檢索報告未發現導致實用新型專利喪失新穎性、創造性的技術文獻的；……」；2023年6月5日最高人民法院審判委員會第1179次會議通過的《最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》的第四條規定了「申請人提出申請時，應當提交下列證據：
（一）專利權人應當提交證明其專利權事實有效的檔案，包括專利證書、權利要求書、說明書、專利年費交納憑證。提出的申請涉及實用新型專利的，申請人應當提交***專利行政部門出具的檢索報告。……」。
由此可見，對實用新型專利做出檢索報告，可使專利權人對其專利權的確定性有一初步的判斷，從而使其進行的專利侵權訴訟更具針對性和把握。在訴訟審判過程中，從專業技術知識的角度出發，實用新型專利檢索報告對人民法院判斷是否侵權也具有一定的參考作用。
總之，對實用新型專利及時公正地做出檢索報告，可有效地起到加大實用新型專利的保護力度的作用，具有重要的意義。
二、做出實用新型專利檢索報告的流程
根據《中華人民共和國專利法實施細則》第五十五條和第五十六條的規定，做出實用新型專利檢索報告包括下列流程：
1、專利權人提出請求。
授予實用新型專利權的決定公告後，由實用新型專利權人向國家智財權局提出做出實用新型專利檢索報告的請求。在提出請求時，專利權人應當提交請求書、專利說明書（或者指明其專利號）及專利證書影印件各兩份。請求書中應當寫明實用新型專利的法律狀態，並附具有關證明。
2、國家智財權局專利局受理和形式審查。
國家智財權局專利局初審及流程管理部受理請求人提出的請求書，然後轉交給實用新型審查部，由該部的流程二處進行形式審查。發現有不符合規定的，通知請求人在指定期限內補正，逾期不補正的，該請求被視為撤回。形式審查合格後，由該部轉交給國家智財權局專利審查協作中心進行檢索並做出檢索報告。
3、國家智財權局專利審查協作中心負責進行檢索、審核，完成檢索報告。完成檢索報告的時間為3個星期。
4、國家智財權局專利局發文，寄給請求人。
，寄給請求人。同時將該實用新型專利案卷轉交給實用新型審查部，歸檔管理。
5、實用新型專利檢索報告的更正。
承擔檢索的部門在發現實用新型專利檢索報告中的錯誤後，可以自行更正，並將更正後的檢索報告及時送交請求人，代替原先做出的檢索報告。
上述整個流程一般在兩個月內完成。
三、有關實用新型專利檢索的幾個問題
1、檢索員要針對請求人提出的實用新型專利的全部權利要求進行新穎性和創造性檢索，如果實用新型專利保護的主題屬於下列情況，可以不進行檢索
（1）屬於專利法第五條或者第二十五條規定的範圍；
（2）不具有實用性；
（3）不符合專利法實施細則第二條第二款的規定；
（4）說明書未對該專利的主題作出清楚、完整的說明，以致於所屬技術領域的技術人員不能實現。
如果實用新型專利保護的主題之間不具有單一性，應當通知請求人繳納附加檢索費。請求人未繳納附加檢索費的，則只檢索該實用新型專利的第一項權利要求保護的主題以及與其具有單一性的其他保護的主題。對其餘不具有單一性的保護主題可以不進行檢索。
2、對實用新型專利的創造性評價時需特殊考慮的問題
（1）在評價實用新型專利創造性時，不考慮技術方案中的那些不導致產品的形狀、構造或者其結合產生變化的技術特徵，如材料特徵、方法特徵，即視為這些特徵不存在。
（2）評價實用新型專利創造性的標準低於發明專利創造性的標準。這表現在判斷現有技術中是否存在「技術啟示」時，對於實用新型來說，一般著重於考慮該實用新型專利所屬的技術領域，同時考慮其類似、相近或相關的技術領域，而不像評價發明專利的創造性時，還要考慮該發明所要解決的技術問題能夠促使本領域技術人員到其中尋找技術手段的其他領域。另外，一般引用一篇或者兩篇現有技術評價實用新型專利的創造性。
3、填寫檢索報告**
實用新型檢索報告**的主要內容包括做出檢索報告的實用新型專利的著錄專案（包括專利號、申請日、授權公告日、專利權人/請求人、名稱、請求號、請求日期）、檢索針對的權利要求（包括對某些權利要求不進行檢索的解釋和分析）、檢索的領域及檢索資料庫、引用的對比檔案（型別、檔案號、公開日期、相關部分、相關的權利要求）、是否符合專利法第二十二條有關新穎性、創造性規定的初步結論，支援該結論的簡要說明和解釋。
按照實施細則第五十六條第二款規定，對於不符合專利法第二十二條有關新穎性或者創造性規定的權利要求，要逐一進行評價，應當引證對比檔案，說明理由，並附具所引證對比檔案的影印件。
如果該實用新型專利保護的主題屬於上述不必檢索的情形或者因單一性缺陷而需要限制檢索的情形，檢索報告中必須說明原因，並作出必要的分析。
四、目前已完成的實用新型檢索報告之情況介紹及分析
從2023年8月受理第一件實用新型檢索報告請求到2023年9月底審查協作中心共受理請求2338件，完成2070件，其中結論（1）924件，佔完成總量的44.6%；結論（2）766件，佔完成總量的37%；結論（3）376件，佔完成總量的18.2%；結論（4）4件，佔完成總量的0.
002%。
上述結論（1）是全部權利要求具備新穎性和創造性；結論（2）是全部權利要求不具備新穎性和創造性；結論（3）是部分權利要求具備新穎性和創造性；結論（4）是不進行檢索檢索。
具體到各個年度的資料如下：
2023年收到請求490件，完成329件，其中結論（1）141件，結論（2）127件，結論（3）61件，結論（4）0件。
2023年收到請求1114件，完成1051件，其中結論（1）474件，結論（2）395件，結論（3）180件，結論（4）2件。
2023年1—9月收到請求784件，完成690件，其中結論（1）309件，結論（2）244件，結論（3）135件，結論（4）2件。
五、專利權人及**人應注意的事項
1、請求做出檢索報告的時機
根據專利法實施細則第五十五條第一款的規定，授予實用新型專利權的決定公告後，專利權人就可以請求國家智財權局做出檢索報告。因而，專利權人不必等到即將開始侵權訴訟時再請求做出檢索報告，而要盡早提出請求，以爭取主動，避免在時間上造成不利影響。
2、提出請求時應注意下列事項，以縮短時間
（1）確定合法的請求人：請求人應當與專利權人一致，有多個專利權人的，請求人應當是所有的專利權人，或者是所有專利權人所委託的代表人；請求人是單位的，應當在請求書中加蓋單位公章。
（2）如果專利權人委託**機構辦理，在提出請求時應當同時提交《專利**委託書》，並且在請求書上蓋章。但是，專利**機構不能作為請求人。
（3）提交或者指定正確的檢索文字：檢索文字應當是授權公告的實用新型專利檔案，或者是經生效的無效宣告請求審查決定等維持有效的專利檔案。
（4）每項請求應當限於一項實用新型專利。如果實用新型專利保護的主題之間不具有單一性，請求人在接到國家智財權局關於繳納附加檢索費的通知後，應當及時繳納附加檢索費，或者及時通知國家智財權局不繳納附加費而只要求部分檢索，以使檢索部門盡快進行檢索。
（5）寫明的實用新型專利的法律狀態要正確。
（6）提交的檔案要齊全。包括請求書一式兩份、實用新型專利證書影印件一式兩份。如果有的話，還包括專利**委託書乙份、無效宣告或者撤銷請求審查決定影印件一式兩份、專利權終止通知書影印件一式兩份。
（7）及時繳納檢索費。
3、提請專利權人注意，國家智財權局做出的實用新型專利檢索報告不是行政決定，專利權人不能就此檢索報告提起行政訴訟
六、結束語
做出實用新型專利檢索報告是依據新修改的專利法開展的一項新的工作，國家智財權局對此項工作非常重視，在局領導的直接領導下，局內各業務部門和管理部門積極工作，相互協作，並且徵求了人民法院方面的意見，在新專利法實施之前做好了相關的準備工作。同時，廣大專利權人和**機構對此項工作也非常關注，在新專利法實施的第乙個工作日7月2日（星期一）一早就有專利權人詢問此事，這反映出了實用新型專利檢索工作的重要性及其意義。
由於此項工作開展時間較短，某些方面還存在不足，不能滿足專利權人、**機構以及公眾的要求。比如，一些專利權人或**人指出目前的流程較複雜，週期較長，希望能簡化流程，並設立加快程式，還提出多個專利權人之一就應當有權請求作出檢索報告；公眾也認為除專利權人之外，公眾也應當有權提出請求。
專利申請實用新型專利檢索報告請求書
一 第欄由專利權人或專利 機構填寫，第 欄由國家智財權局填寫。二 國家智財權局僅針對申請日 有優先權的，指優先權日 在2009年10月1日之前的實用新型專利作出專利檢索報告。三 實用新型檢索報告請求應當由專利權人提出，有多個專利權人的，應當由所有的專利權人提出 專利權人是單位的，第 欄中應當加蓋單位...
實用新型專利檢索報告申請書
一 第欄由專利權人或專利 機構填寫，第 欄由專利局填寫。二 實用新型專利檢索報告應當由專利權人提出，有多個專利權人的，應當由所有的專利權人提出 專利權人是單位的，第 欄中應當加蓋單位公章。三 第 欄的郵政編碼 位址 的填寫為第一專利權人，填寫的郵政編碼 位址應與專利局註冊的一致 有多個專利權人的，姓...
實用新型專利書寫要求
五 說明書應當在每頁下框線居中位置順序編寫頁碼。說明書附圖 一 申請發明專利 如有附圖 或者實用新型專利應當提交說明書附圖，一式乙份。二 實用新型專利申請的說明書附圖中應當有表示要求保護的產品的形狀 構造或者其結合的附圖，不得僅有表示現有技術的附圖，或者不得僅有表示產品效果 效能的附圖。三 附圖首頁...